徒然なるままに欧州特許実務

ドイツで働く日本人弁理士が、欧州における特許実務に役立ちそうな情報を徒然なるままに書き記していきます。雑文・乱文にご容赦下さい。

カテゴリ: 早期審査

PACEとは日本でもよく知られた欧州特許庁における手続促進手段です(PACEって何という方は過去の記事「EPOにおける早期審査(PACE)について」をご参照ください)。

2016年1月からPACEは調査と審査とについてそれぞれ一回づつ申請できることが明確になりました(OJ EPO 2015, A93)。このため出願時または移行時など欧州調査が開始される前に調査についてPACE申請をすれば欧州調査が促進されると考えることもできます。

しかし2014年7月1日以降の出願については、欧州調査は自動的に促進されます。このためこれらの出願について調査のPACEを申請しても何ら促進効果はありません(一方で審査のPACE申請は依然として促進効果があります)。

「でも欧州調査のPACEを申請しておけばその後の審査も自動的に促進されるんじゃないの?」と思われる方もいるかと思います。

しかし調査のPACE申請はその後の審査の速度には何ら影響を及ぼしません(OJ EPO 2015, A93)。このため審査を促進させたい場合は仮に調査のPACE申請を済ませたとしても別途審査のPACEを申請する必要があります。

出願時または移行時にPACE申請を代理人に指示した場合、親切な代理人であればちゃんと意味のある審査のPACEを申請してくれますが、代理人によっては意味のない調査のPACEを申請してしまうことがあります。このため出願時または移行時にPACE申請を指示する場合は「審査のPACE」であることを明記することをお勧めします。

参考資料:ガイドラインE-VIII, 4.1
For European patent applications filed on or after 1 July 2014 (including PCT applications entering the European phase where the EPO did not act as (S)ISA) the EPO strives to issue the extended/partial European search report within six months from the filing date or from expiry of the period under Rule 161(2). Hence, no PACE request is needed.


日本ではPPHは審査を促進しかつ査定率もあげられる手段として紹介されいます。しかし残念ながら欧州特許庁ではその効果は全く期待できません。それは欧州特許庁ではPPHの要件と効果が全くかみ合っていないからです。

まずは欧州特許庁におけるPPHの要件を見てみましょう。

欧州特許庁においてPPHを活用するには「欧州特許出願の全クレームを先行庁(OEE)での許可クレームに対応させ」、「実質的な審査の開始前」に必要書面をそろえ申請することが要件とされています。この「実質的な審査の開始前」という時期的要件により、通常は出願または移行と同時にPPH申請がなされます。

次にPPHの効果について見てみましょう。

欧州特許庁のOfficial Journal December 2016, A106によるとPPHの効果はPACEと同じです(PACEの効果については創英国際特許法律事務所の当該サイトに日本語で分かりやすく説明されています)。このため出願または移行と同時になされたPPH申請は調査段階のPACEとして取り扱われます。しかしながら2014年7月1日以降の出願については自動的に調査が促進されるので調査段階にPACEを申請しても効果がありません。つまり現在は出願または移行と同時になされたPPHには促進効果はありません。

そうすると
「じゃあ欧州調査報告受領後の審査段階でPPHを使えばいいじゃない」
と反論されるやもしれません。

しかし、欧州調査報告では欧州特許庁の独自の調査により日本特許庁では引用されなかった文献が引用されたり、日本特許庁では指摘さなかった記載不備が指摘されたりします。このため欧州調査報告受領後にPPHの要件である「欧州特許出願の全クレームを先行庁(OEE)での許可クレームに対応させる」にはかなり無理が出てきます。したがって欧州特許庁では実質的に審査段階でPPHを使うことはできません。

つまり欧州特許庁でのPPHは、要件を満たせる場面(調査段階)には促進効果が無く、促進効果を発揮できる場面(審査段階)では実質的に要件を満たせないという制度的欠陥を抱えています。

そうすると
「確かにPPHによって審査促進効果がないことは分かった。だけどPPHによって一発査定率が上がったりするんじゃないの?」
と淡い期待を持たれる方もいるかもしれません。

しかしこの期待も儚く裏切られると思います。
まずPPHをしても欧州特許庁は高確率で新たなXまたはY文献を引用してきます(「データで見る欧州特許庁におけるPPHの効果」参照)。また日本特許庁では指摘さなかった記載不備が指摘されることも頻繁です。さらには欧州特許庁は日本特許庁よりも補正による新規事項追加の判断に厳しいので、日本の許可クレームに適合させるための補正が新規事項の追加と判断されるリスクも無視できません。

このように欧州特許庁ではPPHは審査促進効果が無いに等しく、一発査定率を上げる効果も極めて薄いので、代理人費用に見合うだけのメリットが見つかりません。

このため欧州で審査を促進させた場合はPPHでなく審査段階にPACEを申請することをお勧めします。


ドイツ特許庁における審査の遅さは、多くの日本企業の悩みのタネの1つです。審査が10年以上に亘ってしまい、権利化されたころには権利満了が目前ということも稀ではありません。

そんなドイツでも審査期間を平均2~2.5年まで短縮できる方法、すなわち審査請求から査定までの期間を平均2~2.5年とする方法があります。

その方法は極めて単純、ただ「出願から4ヶ月以内に審査請求をする」だけです。

以前説明したPPH早期審査申請では、促進効果が次のOAまでと限定的であるのに対し、本方法によれば審査期間全体に亘って促進効果が得られます。 ドイツにおいて審査の迅速化を図りたいのであれば使わない手はありません。

<参照サイト:ドイツ特許庁 Q&A集>
http://www.dpma.de/patent/faqs/index.html

欧州特許庁にはPPH以外にもPACEとよばれる早期審査プログラムが存在することは有名です。一方でドイツ特許庁でもPPH以外にBeschleunigungsantragと呼ばれる審査促進する手段が地味に存在しています(ドイツ審査基準3.3.2)。以下、ドイツ特許庁における早期審査申請の要件および効果について説明します。

時期的要件:出願が審査に継続中であればいつでも申請することができます。審査請求と同時に申請することもできます。

客体的要件:
ドイツ審査基準によると、早期審査が認められるには、審査を促進させなければ申請人が極めて大きな不利益をこうむる恐れがあるという理由が存在することが要件とされています。例えば第三者が既に出願にかかる発明を実施していたり、ライセンス契約中である場合は当該要件を満たします。一方で、早期審査の申請の際には、上述した理由が本当に存在することを証明することまでは求められません。したがって上述したような理由が存在しなくとも、例えばライセンス交渉中であることを装うことで当該要件を満たすことができます。


手続き的要件:
上記理由を述べた早期審査を申請する書面を提出します。書面にとくに様式はありません。


費用:
庁費用はかかりません。


効果:
早期審査の申請が認められると申請から概ね3ヶ月以内にオフィスアクションが得られます。一方、オフィスアクションを得た後にもさらに早期審査が続行されるか否かは審査官の裁量によります。

1.EPC規則70条(2)の通知とは?
EPC規則70条(2)の通知とは、出願時または移行時に審査請求が済まされた欧州特許出願において、拡張欧州調査報告書の送付の後暫くして出願人になされる審査継続の確認をする通知です(EPC規則70条(2))。つまり欧州特許庁は、拡張欧州調査報告の送付後、「調査でこんな結果が出ましたけど、金のかかる本審査を本当にすんの?今の時点であきらめれば審査料を返しまっせ。」ということを出願人に聞いてくるわけです。これに対し出願人は、欧州調査報告に対する応答と共に審査を継続するか否かの判断を通知から6月以内にすることが求められます。


2.EPC規則70条(2)の権利の放棄の要件
1)
前提
出願時または移行時に審査請求がなされ、審査料が支払われていること(EPC規則70条(2))。

2)手続き
欧州移行時に提出するForm for entry into the European phase (EPO Form 1200)のボックス4.2にチェックを入れるだけです。庁費用はかかりません。


3.EPC規則70条(2)の権利の放棄の効果
1)欧州調査報告書に欧州特許庁の見解書が添付されなくなります。すなわち引用文献だけが列挙された一昔前のISRのような形式の欧州調査報告書が発行されます。本来であれば調査報告書に添付されるはずの欧州特許庁の見解書は、後述するファーストアクションとして発行されます。

2)欧州調査報告書の送付後、約一ヵ月後にEPC規則70条(2)の通知がなされることなくファーストオフィスアクションが送付されます。これにより欧州調査報告書の送付とEPC規則70条(2)の通知との間の時間を短縮することができます。ここで欧州調査報告の送付とEPC規則70条(2)の通知との間の時間は、PCT経由のEuro-PCT出願で約1ヶ月ほど、PCTを経由しない通常の欧州出願で約半年ほどです。

3)EPC規則70条(2)の権利を放棄してしまうと調査報告書を受け取った時点で出願を取り下げた場合であっても、審査料が返還されなくなります。


4.まとめ
EURO-PCT出願の場合はEPC規則70条(2)の権利を放棄しても短縮できる期間が1ヶ月程度と短く、あまりメリットがないためお勧めできません。一方、パリルートの欧州出願では当該権利放棄によって短縮できる期間が6ヶ月以上になることもあるため、審査を継続することが予め決定している場合は、審査期間の短縮のための有効な手段であるともいえます。


関連記事:
早期審査以外の審査期間短縮手段 その1
早期審査以外の審査期間短縮手段 その2

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