徒然なるままに欧州・ドイツ特許実務

ドイツで働く日本人弁理士が、欧州・ドイツ特許実務に役立ちそうな情報を徒然なるままに書き記していきます。雑文・乱文にご容赦下さい。

カテゴリ: ドイツ特許実務

ドイツ特許庁が単一性を指摘してくることはどちらかと言うと稀です。ドイツ特許庁の審査基準では単一性がないことが明らかな場合であっても課題の共通性がある場合などは単一性の指摘を避けるべき旨が規定されています(Richtlinien für die Prüfung von Patentanmeldungen 1.7)。このため普段の実務でドイツ特許庁からの単一性の指摘に触れることはあまりありません。

しかし一旦ドイツ特許庁から単一性を指摘するOAが発行された場合は注意が必要です。なぜなら単一性の指摘を解消する手段が限られているからです。

より具体的にはドイツ特許庁からのOAで単一性が指摘された場合、それを解消する手段は原則以下の2つしかありません(Richtlinien für die Prüfung von Patentanmeldungen 2.3.3.4)。

 1.単一性がない部分を放棄する
 2.単一性がない部分を分離(Ausscheidung)する

ここで「分離(Ausscheidung)」とは単一性を指摘するOAで指定された期間内に義務的に行う分割を意味し、出願係属時にいつでも行うことができる自発的分割(Teilung)とは別の名称が用いられています。

つまり欧州特許庁のように補正によって単一性を確保したり、意見書によって単一性があることを主張したりすることで単一性の指摘を解消することはできません(過去の記事「部分ESRの対応とその後のシナリオ」を参照)。

さらに注意すべきはOAで指定された期間内にその単一性がない部分を分離(Ausscheidung)しなかった場合、その部分を放棄したとみなされ以後の手続きでその部分を復活させることができません。自発的分割(Teilung)の対象とすることもできません。つまり分離(Ausscheidung)しなかった部分の権利化は不可能となります。

従って、単一性が無い部分の権利化を希望する可能性がある場合は、OAで指定された期間内にその部分を分離(Ausscheidung)しておくことをお勧めします。


PCT出願の和文明細書を作成する際にはWIPO指定の共通出願様式により通常段落番号を付します。しかしPCT出願の各国移行の際に必要になる翻訳文(英文)ではこの段落番号を付す必要がありません。このため各国移行時には段落番号が付されていない翻訳文が提出されることがあります。

しかし以下の2つの理由からPCT出願の英文明細書にも段落番号を付すことをお勧めします。


1.記載箇所を特定しやすい

英文明細書にも段落番号が付されていると、和文明細書の記載箇所と英文明細書の記載箇所とを対応させることが容易です。

このため例えば現地代理人にクレーム補正の根拠を説明しなければならない場合、英文明細書にも段落番号が付されていると、和文明細書において補正の根拠となる記載箇所に対応する英文明細書の記載箇所をすぐに特定することができます。また現地代理人に対しては「クレーム補正の根拠は明細書段落[00XX]である」とだけ説明すれば十分な場合がほとんどになるので指示書の作成も楽です。

一方で英文明細書に段落番号が付されていない場合は、和文明細書において補正の根拠となる記載箇所に対応する英文明細書の記載箇所を特定するのに手間がかかります。さらに現地代理人に対する補正の根拠を説明では「クレーム補正の根拠は明細書XXページ、XX~XX行である」とページだけでなく行も特定しなければならないので指示書作成の労力も増えます。
 

2.各国移行時に事故が起こりにくい

ほとんどの現地代理人は和文PCT出願書面を読むことはできません。このため日本から国内移行の指示と共に送られてきた英文書面が本当に和文PCT出願書面と対応しているかを確かめる術がありません。

したがって仮に誤って別案件の英文書面を送ってしまった場合には、そのままその誤った英文書面が国内移行時に提出されてしまい気づいた時には時すでに遅しということがあります。

一方で英文明細書に段落番号が付されている場合は、現地代理人は少なくとも和文明細書の段落番号と英文書面の段落番号とが一致しているかをチェックすることができます。そしてその段落番号が一致していない場合は和文PCT出願書面と送られてきた英文書面とが対応していない可能性に気づくことが出来ます。

したがって仮に誤って別案件の英文書面を送ってしまった場合であっても移行手続前にその誤りを修正できるチャンスが増えます。


まとめ

上述のように英文明細書にも段落番号を付すことで中間対応時の手間だけでなく事故のリスクも減らせます。したがってPCT出願書面の英訳を作成する際には英文明細書に段落番号を付すことをお勧めします。


ドイツにおける業界別特許ロイヤルティ料率は以下の通りです。

電機業界:      0.5~5.0%
機械・工作機業界:  0.33~5.0%
化学業界:      2.0~5.0%
製薬業界:      2.0~10.0%

ソース:


ドイツには1独立クレーム/1カテゴリーの原則がないので柔軟なクレームドラフトが可能です。
Claim Comparison

















欧州特許庁でもドイツ特許庁でも出願の公開後は第三者が情報提供により出願に係る発明の特許性に関して意見を述べることができます。しかし情報提供の内容を参酌するか否かは審査官の裁量によるので、情報提供したももの審査官に無視されしまい、結局はそのまま特許になってしまったということもあります。

そこで今回は情報提供の内容を審査官に参酌してもらう可能性を上げるためにできることを紹介したいと思います。


1.なるべく審査の序盤に情報提供をする

審査も終盤になると審査官の心証形成も終了しています。審査の終盤で情報提供がされても今更審査の方針を変えたくないというのが審査官の本音になると思います。したがって情報提供の内容を参酌してもらうためにはまだ審査官の心証形成がなされていない審査の序盤に情報提供をすることが好ましいです。

一方で公開直後のようにまだ審査が開始しておらず、出願人による権利化の方針が固まっていない時点で情報提供をしてしまっては、情報提供が無駄になってしまったり、出願人を不必要に刺激してしまう恐れがあるので好ましくありません。

このため情報提供の時期としては、第1OA(欧州特許庁では欧州調査報告)に対する出願人の対応後であって第2OAの発行前のできるだけ早い時期をお勧めしています。


2.新たな文献で新規性を攻撃する

私の経験上、情報提供で参酌される可能性が最も高いのはこれまでの審査過程で引用されてこなかった新たな文献で新規性を攻撃する場合です。したがって情報提供をする際には新規性を否定しうる新たな文献を準備することをお勧めしています。

一方で、記載不備や既に引用された文献で新規性または進歩性を指摘する情報提供は参酌されないことが多いです。これは、このような情報提供の内容を認めてしまうとこれまでの自らの審査に不備があったことを認めてしまうことになるのでできれば避けたいという審査官の心情が原因なのではないかと推測します。


3.審査官の負担を減らす

審査官も忙しいので情報提供の内容を参酌するための労力が大きければ大きいほど、情報提供の内容を無視したくなくなると思います。このため審査官が情報提供を参酌するための負担をできるだけ軽減するようにしています。

例えば、新規性を攻撃する場合は、文章だけでなく一目で新規性がないことがわかるような図や表を添付します。これにより審査官は長々とした説明を読まずとも即座にクレームされた発明に新規性がないことを理解することができ、審査官が情報提供の内容を把握するための負担を減らすことができます。

また上述した図や表とは別に新規性がないことを詳細に説明した文章も添付します。こうすることで審査官は当該文章を単にコピペするだけで情報提供の内容を参酌したOAを作成することができ、審査官のOA作成時の負担を減らすことができます。


4.まとめ

上述した3つの点を意識すれば審査官に情報提供の内容を参酌してもらえる可能性を上げられると思います。特に効果的と私が個人的に思うのは(2)の「新たな文献で新規性を攻撃する」です。強力な証拠に基づく情報提供であれば審査官も無視しにくくなります。一方で脆弱な証拠しかない場合は、情報提供自体の是非を再検討したほうがよいです。見込みがない情報提供をしてしまうと、特許成立の阻害というメリットは一切得られず、出願人に第三者が当該出願に興味を持っていることを知らせてしまうというデメリットだけを被る恐れがあるからです。


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